如何审查代理人撰写的专利文件
2016-04-22

一、审查的重点

权利要求书对专利的保护起到决定性的作用,所以,在审查过程中,应以权利要求书作为审查的重点。

说明书(及说明书附图)的作用是用于支持及解释权利要求,说明书对于专利的授权及保护均具有重要的作用,发明人应重点审查说明书:内容是否详细、推理是否充分(发明人认为需要保密的内容,应向代理人提出)。

 

二、权利要求书的审查

1、出于对专利保护范围的考虑,代理人在撰写权利要求时,会按相应的层次来写(即:独立权利要求是本专利最基本技术方案,确定了本专利最大保护范围;从属权利要求是优化或细化的技术方案,在独立权利要求的基础上进行补充保护),如果发明人要求代理人在独立权利要求中写入所有的创新点,将会对专利的保护范围造成限制,他人也很容易避开该专利。

2、独立权利要求是否反映了本专利最核心的保护点。

3、独立权利要求中的各个技术特征,是否均是必不可少的;如果发明人认为不是必须的,须向代理人提出,以便兼顾专利的保护及授权。

4、独立权利要求中,是否缺少必要的技术特征。

5、为了确定一个更大的保护范围,代理人可能会在独立权利要求中确定一个最基本技术方案(该最基本技术方案并非最优技术方案),而将较优技术方案写在从属权利要求中,此时,发明人应考虑代理人的建议,但此时还应重点审查该从属权利要求。

6、对实现本专利基本思路来说,如果某个关键的技术特征是必不可少的,应审查该技术特征是否写入独立权利要求;如果某个关键的技术特征是可选的,应审查该技术特征是否写入从属权利要求。

7、在从属权利要求中可能会记载本专利细化或优选的结构(该结构可能不是必需的),发明人会认为该结构会构成对专利保护范围的限制,此点担心是不必要的;从属权利要求是对本专利的补充保护,不是对本专利保护范围的限制。

8、若独立权利要求中既包括现有的技术特征、又包括创新的技术特征,许多发明人希望将独立权利要求中的现有技术特征删除,以突出本专利的创新点;但是,独立权利要求中的技术特征,只要是实现本专利必不可少的,均不应删除,如果删除,可能导致技术方案不完整。

9、一项专利申请,其权利要求的项数不超过10项,即不需缴纳权利要求附加费;另外,从保护的角度看,整个从属权利要求中的技术特征均为现有技术,也不会对专利权造成任何损害。所以,在权利要求项数不超过10项的情况下,从属权利要求为现有技术,是完全可以接受的。

10、在权利要求书中,是否对发明人提供的技术方案进行了适当的概括或拓展?如将“手刹”拓展到“脚刹”,并概括为“制动装置”;再如,将“导槽设于导向板的左侧边”拓展到“导槽设于导向板的右侧边”,并概括为“导槽设于导向板的至少其中一个侧边”;此时需要注意两点:a、代理人并不是技术领域的专家,发明人应在技术交底资料中对技术方案作完整的交待,或者向代理人明示;b、在从属权利要求中,由于需要进一步细化结构,所以从属权利要求中落实到具体的结构是可以接受的。

 

三、说明书的审查

1、说明书中对原理的描述是否存在偏差或不足。

2、是否对可能的替代方案进行了说明。

3、公开是否充分,即:本领域的技术人员根据文件的记载,是否可以实施本专利独立权利要求中所记载的基本技术方案(最优技术方案,在条件允许的情况下,可以作为技术秘密保留)。

4、是否对本专利的技术效果、技术上的难度、所克服的技术偏见等(即本专利的创造性)进行充分说明。

5、是否有错别字、附图标记是否标错、数值或数值范围是否错误。

6、准备作为技术秘密保护的内容、或者准备另外申请专利进行保护的内容,如果已写入说明书中,发明人应明确向代理人提出,并确定是否写入说明书中。

7、大部分发明人希望在名称中写入本专利的创新点,或者在名称中反映本专利的创新点,以与现有专利的名称相区别,但这样写可能会对专利的保护范围造成影响;其实,在专利审查过程中,专利的名称相同,是很正常的。

8、在“发明内容”第一段(即本专利所解决的技术问题部分),较多的发明人希望写明本专利所解决的所有技术问题,这样可能会对专利的保护范围造成影响;本专利所解决的技术问题应是独立权利要求的方案所解决的最基本的技术问题,而不是本专利所解决的全部技术问题,也就是说,本专利所解决的技术问题应与独立权利要求的内容相对应。

 

四、说明

1、发明人很可能是技术领域的专家,但就专利代理而言,应认真听取代理人对专利撰写的建议,应避免先入为主、固执的坚持自己的意见或对代理人的劳动进行贬低,而对文件的完善及双方的沟通造成障碍。

2、网上已公开的专利,撰写水平参差不齐,不应强行要求代理人按已公开专利的格式或措词来代理本专利。

3、在修改专利文件时,修改之处尽量用颜色标出,以便代理人看清所修改的内容,因为在专利文件中,多写、少写或错写一个字,可能会造成补正或对保护范围造成影响。

4、专利文件有其规定的格式要求,在修改过程中,应尽量避免修改专利文件的格式。

5、避免在专利文件中加入广告宣传的内容,或与所记载的技术方案无关的内容,以免出现补正。

6、如果仅仅对文件中个别错别字、标点、措词、附图标记、数值等进行修改,应直接在原申请文件中修改(并标记)再返回代理人,不建议发明人与代理人在电话中逐字逐句核对;如果专利文件的整体思路出入较大、或为方向性错误,应先与代理人电话沟通核实,以提高文件修改的效率。

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